生物技术与制药领域的专利——意大利及欧洲的实务法律与战略

在欧洲，专利仍是保护和实现生物技术及制药领域创新价值的主要手段。在这些领域，单项专利申请的价值往往远超其他行业。这是由于漫长的研发周期、监管壁垒以及市场独占机制共同放大了保护单项发明的商业与战略意义。但是，生物技术/制药领域的专利申请需遵循特殊的程序步骤（例如序列表提交、生物样本保藏）、提供严谨的实验支持、并精心撰写权利要求书以规避《欧洲专利公约》（EPC）的排除条款以及各国法律和监管层面的叠加规定（SPC、强制许可、监管独占权）。此外，近期欧洲专利局的G 2/21号和G 1/24号裁决，以及2023年意大利知识产权法律修订（第65条）¹，已实质性地改变了专利组合的撰写、提交与管理方式。

意大利和欧洲创新者面临的战略性挑战包括：

1. 把控实验数据的时效性和充分性；

2. 调整权利要求，以通过EPO对诊断方法、医疗技术、充分披露及创造性步骤的严格审查；

3. 调整全球专利组合，以适应各国不同的法律法规（如美国判例法、印度强制许可制度）；

4.应对AI和数字健康衍生的新局面。

下文将逐项分析这些挑战并探讨实际应对方案。

EPO扩大上诉委员会近期做出的两项裁决，对生物技术和制药领域的专利申请策略和审查程序产生了重大影响。

G 2/21号裁决（申请时的合理性）明确了审查员/上诉委员会可（或不可）依赖申请日后提交的证据的条件：首先，判断原申请是否已使所述技术效果具有合理性；第二，申请日后提交的数据仅可用于佐证已在原申请中可信披露的技术效果。

G 1/24 号裁决（参考说明书解释权利要求）明确了权利要求的解读规则：权利要求虽为起点，但必须始终按照说明书和附图进行解释——即应对照整个说明书解读权利要求，以确定实际披露和主张的内容。

因此，在通常情况下，必须结合说明书和附图（G 1/24）解释权利要求，同时评估说明书是否支持权利要求范围（并使其合理）。如若未能满足上述条件，则申请日后提交的数据仅能佐证从原始申请文件中已可推导出的内容（G 2/21）。

在机械领域，发明往往通过大量的渐进式专利组合覆盖整个产品系列。与之不同，药品活性成分和治疗性发明通常具有极高的单项资产价值。一项获批的药品专利（及其相关的排他性权益，如SPC等）常常决定了创新者能否收回高昂的临床和监管成本。因此，早期战略性专利决策（何时递交专利申请、囊括多少实验证据、地理覆盖范围）将对商业成果产生重大影响。在此背景下，EPO关于可专利性的排除条款的规定、SPC框架、发明权/所有权的相关法律条款，都是需要重点考虑的要素。

SPC的作用：依据欧洲议会和理事会《第469/2009号条例（欧洲理事会）》，SPC旨在延长药品的有效保护期，以补偿因漫长的审批、监管流程而导致的获得上市许可（MA）的延迟。SPC的颁发需满足严格条件：产品已获得上市许可、产品受到有效的基本专利保护、按照正确的时间窗口提交SPC申请。

意大利实务要点：SPC可通过意大利专利商标局（UIBM）在国家层面申请，除需符合欧盟标准外，还须满足国内提交规范。申请人及其代理人应密切关注SPC申请的窗口期，并妥善保存首次上市许可授权日期及基础专利权利要求书的证明文件，因为任何疏漏都可能导致申请失败。

序列表：核苷酸序列和氨基酸序列必须按正确的世界知识产权组织（WIPO）标准提交。2022年7月1日及之后提交的申请必须采用WIPO ST.26（XML）格式；之前的申请仍保留ST.25格式。未遵守要求可能导致延迟进入国家阶段或程序复杂化。

生物材料保藏（《布达佩斯条约》/EPC第31条）：当发明涉及未公开且无法充分描述的生物材料时，必须向获认可的保藏机构送交样本以实现充分公开。EPC第31条落实了《布达佩斯条约》的规定，并明确了时限和文件要求（如保藏编号、申请人与保藏人不一致时的保藏人授权书）。申请人应尽早完成保藏程序。虽然第31条允许在较窄的时限窗口内补办部分手续，但为了规避EPC第83条（充分公开）异议的风险，最稳妥的做法是在专利申请公布或重要国家期限截止前取得布达佩斯保藏编号并完成登记。申请人务必确保保藏证明和授权文件符合要求，否则很可能因公开不充分面临EPC第83条异议。

公开/保密条款：根据欧洲及意大利专利法，早期公开披露（会议摘要、预印本）或期间发表的科学出版物可能导致新颖性丧失。因此，保全优先权日至关重要。在欧洲（包括意大利），申请人通常无法享受长时间的发明人宽限期（与之相反，美国在多数情况下提供一年的宽限期）。目前，最稳妥明确的原则是：提交申请前不要公开披露。这一原则同样适用于12个月优先权期限内提交的后续申请（依据《巴黎公约》及EPC第87条之规定）。优先权仅保护在先申请中“直接、毫无疑义地得出”的主题内容。若后续权利要求涵盖首次申请未披露的内容，该部分将不能享有在先优先权日。对于涵盖多个变体的复杂权利要求（常见于生物技术/制药领域），优先权可部分适用：只有优先权文件中披露的权利要求部分可获得在先优先权日；其余部分将按后续申请日计算，并可能因中间公开披露的内容被视为现有技术。

在提交申请前确定并记录发明人身份及所有权至关重要，这不仅适用于生物技术和制药领域，但因为在这些领域里，发明创造常常诞生于大学和公立研究机构，因此格外值得关注。近期，意大利法律发生了重大变革（由2023年第102号法律对《工业产权法典》进行修订），终结了历史上沿用的“教授特权”制度。根据新规，当发明是在履行与科研机构（大学/公立研究机构/科学研究机构（IRCCS））签订的合同或雇佣关系过程中产生时，所有权归该机构所有。此次改革还要求针对第三方资助的研究项目制定合同规则（第65条第5款），并鼓励设立技术转移办公室（第65条之附加条款）。实践中，这意味着需要建立更明确的发明披露程序、及时向雇主通报，以及在研究合同中明确规定资金与成果归属条款。

EPC排除条款（第53条（c）款）：外科手术或治疗方法、以及在人体或动物体内实施的诊断方法不属于可授予专利的发明。EPO对这些排除条款采取严格的适用标准。在治疗领域，用于治疗目的的物质可被授予专利（包括限定用途的产品权利要求）。在诊断领域（参见扩大委员会G 1/04号裁决），仅实际实施于人体的步骤属于排除范围。因此，若以体外方法、试剂盒、检测装置或强调超越单纯相关性的技术特征来撰写权利要求，那么许多诊断发明仍可获得专利保护。EPO仅在以下情形下排除在人体或动物体内实施的诊断方法的可专利性：实现诊断的关键性技术步骤实际在人体内完成；纯粹的智力步骤（如医生的“诊断决策”）不属于技术范畴。撰写诊断权利要求时，需明确标注哪些步骤是技术性步骤，以及这些步骤是在体实施（被排除），还是在体外/离体实施、或由设备/计算机执行（通常不被排除）。

生物标志物与诊断技术——欧美差异：欧洲实践更倾向于允许对生物标志物的实际应用（诊断方法、检测试剂盒、个性化医疗方案）主张权力，只要权利要求具有技术特性，并且不完全落入EPC第53条（c）款的排除范围。与之相反，美国最高法院在梅奥诉普罗米修斯案（Mayo v. Prometheus（2012））的判决中，限制了仅应用自然相关性（自然法则）而缺乏创造性技术构思的权利要求的可专利性。这种差异需要在专利布局中予以充分考虑。

“第二医疗用途”的权利要求：欧洲承认第二（或后续）医疗用途的权利要求（例如“化合物X用于治疗疾病Y”）。当已知物质或组合物被发现适用于治疗在先技术未披露的疾病或病症时，此类权利要求便应运而生。EPO依据EPC第54条第（5）款保护此类发现：该条款对用途限定产品的权利要求进行了规定，允许对特定医疗用途的产品（物质或组合物）授予专利权，即使该产品本身已属于现有技术。

扩大委员会在G 2/08号裁决中确认：不仅新适应症，新型剂量方案、新给药途径或针对新型患者亚群的治疗方案只要满足其他要求（新颖性、创造性、充分性），均可构成可专利的第二/后续医疗用途。

在此背景下，申请人必须在提交申请时提供至少部分实验证据、作用机制原理或具有可信度的理论依据/技术路线，以证明新用途的合理性——否则EPO将持怀疑态度，且后续提交的数据无法弥补申请时缺失的合理性证明；后续提交的数据仅可用于佐证申请时已充分披露的技术效果（G 2/21号裁决）。近期适用G 2/21号裁决的上诉委员会裁决均明确：当原申请文件未披露或仅存在推测性内容时，后续提交的数据不予采信。

理想情况下，针对第二（后续）医疗用途的权利要求组合应当包含：范围较窄的权利要求（具体化合物形式、示例性剂量）、范围中等的权利要求（患者亚组、基于生物标志物的明确筛选方法）以及范围较宽的限定用途产品权利要求。这种分层保护策略有助于同时通过新颖性审查和可实施性审查，并保障后续执法效力。

SPC与第二医疗用途专利存在联动效应。SPC可延长药用产品的有效独占期，以补偿监管审批耗时。但SPC的授予与“产品”及其首次上市许可（MA）紧密关联；针对新适应症或后续上市许可申请SPC的规则极为复杂，已成为欧盟法院（CJEU）判例法的重要议题。实际操作中，申请人应将SPC策略与专利布局和注册申报同步规划；各成员国主管部门依据欧盟法规及本地程序实施SPC制度。切勿假定第二医疗用途专利能够自动获得新的SPC保护——在寄望于SPC延展保护前，务必核查SPC申请时间与上市许可的匹配性以及相关的判例法。

EPO及各国专利局要求，专利申请必须使本领域技术人员能够在主张保护的全部范围内实施发明（EPC第83条及各国类似规定）。“可实施性”是美国专利法中的类似概念。

可实施性与实验数据——欧美差异：美国最高法院对安进公司诉赛诺菲案（Amgen Inc. v. Sanofi (2023)）的裁决涉及单克隆抗体的极宽泛功能性属类权利要求的可实施性问题。尽管该案并非生物标志物/诊断领域的核心案例，但对生物技术领域具有广泛影响——尤其当申请人采用宽泛的功能性权利要求时（适用于抗体、酶抑制剂乃至广义诊断标志物），因法院要求专利说明书必须使全部权利要求范围具有可实施性。

EPO扩大上诉委员会G 2/21号裁决决定，申请日后提交的证据原则上可被采纳，并可被用于强化创造性步骤等，但仅限于该证据“符合”在先申请中已经合理存在的技术教导。该裁决同时重申了EPC第83条关于充分性的要求：合理性必须在申请时即已存在。

在此背景下，扩大上诉委员会G 1/24号裁决同样具有参考价值，该裁决明确指出：权利要求是专利性评估的起点，但解读权利要求时必须始终参照说明书和附图（不仅限于权利要求表述含糊时）。

可实施性取决于具体事实。在生物技术领域，这通常意味着提供具有代表性的实验数据与对比数据、操作方案（protocols）及特性数据。当权利要求范围较宽泛（例如针对抗体或某类分子的功能性权利要求）时，申请人必须缩小权利要求范围，或提供充分的交叉反应性/代表性实例及生成主张保护物的可靠通用方法。法院和审查员会提出一个基本问题：“申请文件实际展示了什么？”——并将依据实际实验结果来解释权利要求。为回应此问题，在申请时通常需要包含以下示例性材料，以使技术效果具备合理性：简短的体外检测+一种体内模型+作用机制原理+至少一个示例性操作方案。在此方面，G 2/21号裁决具有关键指导意义。

换句话说，申请人可以采取保守的"分步申请"策略：先为首批实验成果取得早期优先权，随后在12个月的优先权期限内，随着证据的积累陆续提交后续专利申请——但必须审慎管理由此产生的复杂的专利组合，同时密切关注成本效益平衡（提交过多优先申请将增加官费、年费和管理复杂度）。当提出分案申请时，这种复杂性还可能进一步加剧。

尽早申请优先权以保护当前最具防御性的创新成果或许是明智之举；避免在申请提交前进行任何公开披露。

权衡分案申请的利与弊²：

采用生物材料保藏手段并提交符合要求的序列表（EPC第31条及ST.26标准）以保护仅凭专利说明书无法实现的任何内容。

预先制定分层次部署的权利要求组合：(1) 权利要求逐步收窄且依据充分； (2) 备选功能性权利要求需严格限定于代表性物种或特定技术特征；(3) 适当时采用组合物、制剂、试剂盒及制造方法的权利要求。

全球化布局：根据司法管辖区的实际情况调整权利要求范围（如美国“可专利主题”相关法律规定、印度公共利益保障条款）。尽早开展专利自由实施（FTO）分析并决定地域覆盖范围。

意大利米兰是UPC框架下药品专利诉讼的关键审理地。米兰UPC中央分院主要管辖针对国际专利分类A类（人类生活必需品）项下具有统一效力的欧洲专利提出的无效诉讼，该大类涵盖药品、农业、食品及消费品技术。涉及SPC的案件不属于米兰分院管辖范围，此类案件将分配至专门处理SPC事务的巴黎中央分院。

米兰还设有一个UPC地方分院，主要处理侵权相关诉讼。

自从2023年6月UPC成立以来，生物科技和制药领域一直对其持谨慎态度，尤其是涉及复杂的SPC事务时。

值得注意的是，UPC成立早期处理了多项针对药品专利的无效诉讼，充分展现了其在快速解决专利有效性争议方面的吸引力，如安斯泰来（Astella）挑战Healios及大阪大学的专利、赛诺菲（Sanofi）攻击安进（Amgen）的Praluent专利、辉瑞（Pfizer）瞄准葛兰素史克（GSK）的RSV疫苗专利等。

最新案例之一是吉利德（Gilead）向米兰UPC中央分院提起的无效诉讼，针对中国人民解放军军事医学科学院（简称“军科院”）近期获得的欧洲专利EP 3 854 403。该专利涉及的化合物用于治疗严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型（SARS-CoV-2，即“新冠病毒”）感染，是具有统一效力的欧洲专利。其所主张的用途可能威胁吉利德广谱抗病毒药物瑞德西韦（现主要用于治疗新冠肺炎）的销售。值得注意的是，吉利德果断采取了双管齐下的应对策略：首先向EPO提出异议，其次向米兰UPC中央分院提起无效诉讼。这种双轨并行的策略极具战术性：UPC严格管控审理时限（约12个月做出最终裁决，具体视案件及程序步骤而定），能比EPO通常较慢的异议部门程序更快地做出实质性裁决。吉利德最早可能于明年夏季获得UPC对该专利有效性的裁决。受UPC诉讼影响，EPO已着手加快异议程序。

与之形成对比的是，在侵权诉讼方面，制药企业最初UPC持谨慎态度——考虑到集中撤销风险和法律原则的不确定性，这种谨慎是可以理解的。

然而近期动态显示局面正在转变。2025年7月，梅尔兹集团（Merz Group）在巴黎地方分院成功获得了UPC首例基于SPC的临时禁令，针对晖致（Viatris）实施其多发性硬化症药物氨吡啶（Fampridine ，商品名：Fampyra）的SPC（基于欧洲专利EP 2 377 536 B1）。

与此同时，葛兰素史克针对莫德纳(Moderna)、辉瑞和BioNTech提起多起mRNA专利侵权诉讼——进一步证明UPC在高度战略性领域的应用日益广泛。

UPC本身正努力成为医药诉讼的可靠平台：上诉法院近期推翻了地方分院的驳回裁决，授予勃林格殷格翰（Boehringer）针对Zentiva的临时禁令（此前里斯本法院曾予以拒绝），表明当法律和事实依据充分时，法院可提供重大临时救济。

值得注意的是，米兰UPC地方分院近期审理了Insulet诉EOFlow案——这起备受瞩目的初步禁令诉讼基于EP 4 201 327 B1专利，涉及胰岛素贴片泵技术。米兰地方分院最初驳回了Insulet的禁令申请，理由是专利有效性存在表面证据疑点，且临时程序中不允许对从属权利要求进行修改。但UPC上诉法院做出了干预。上诉法院认为权利要求解释权属法院而非专家证人，因此推翻下级法院判决，颁发了泛欧洲禁令，并责令EOFlow在所有UPC辖区（罗马尼亚除外）停止销售产品。此案具有里程碑式意义：米兰审理的医药器械纠纷实现了UPC初步禁令的执行。

这些案例共同表明，制药企业对UPC的信心逐渐增强，将其视为执行泛欧专利权的可行且强有力的平台——尤其在专利、SPC与复杂的产品市场相互交织的情况下。这很可能预示着欧洲诉讼策略将发生结构性的转变。

部分司法管辖区（尤其是印度）通过强制许可机制和严格的专利授权标准来解决药品可及性与价格问题（Natco/拜耳案是具有里程碑意义的强制许可案例）。因此，全球专利战略应纳入针对不同市场的法律与政策风险评估。

AI正迅速重塑药物研发与诊断领域。以2019年麻省理工学院研究人员运用深度学习模型发现的新型抗生halicin为例：AI通过筛选数字化合物库，锁定了结构上与现有抗生素截然不同的halicin。后续实验证实，该药物在体外及小鼠感染模型中对多种耐药病原体均具显著疗效。近期，针对TNIK靶点治疗特发性肺纤维化的抑制剂rentosertib（亦称ISM001-055）成为首个完全由AI设计进入中期临床试验的小分子药物——从发现靶点到进入IIa期临床试验仅耗时不到30个月。这些案例彰显了AI平台如何同时变革当代药物研发的广度（抗生素）与精度（新型纤维化疗法）。当然，AI发现的化合物仍需扎实的实验数据支撑才能通过专利审查。理想情况下，专利说明书应包含训练数据、模型参数、筛选标准及实验验证内容，以满足合理性/可实施性要求。

综上，AI在药物研发和诊断领域的应用正在重塑发明的可能性以及权利要求的合理范围。

EPO和欧盟正积极应对AI对专利性的影响（技术效果、创造性、发明人/所有权问题），而欧盟《人工智能法案》作为全球首个由主要监管机构制定的全面AI法规，为医疗AI系统引入了新的监管维度。企业保护AI辅助的生命科学发明时，应整合知识产权、法规合规与数据治理策略。特别值得关注的是DABUS案³：迄今为止，法院对AI能否作为发明人仍存在分歧——现阶段，发明人身份仍归属人类。

• 提交申请前停止所有公开披露；制定按照优先级划分的申请计划。

• 提交申请前确定并记录发明人身份及所有权（大学/雇主协议）。

• 尽早就具有防御性的技术方案提交申请，若预计最早申请日起12个月内（优先权期间）将获得更多数据，则规划后续申请。考虑提交分案申请。

• 若发明涉及生物材料，须向《布达佩斯条约》认可的保藏机构提交样本，并按EPC第31条规定提交保藏详情。

• 若发明涉及核苷酸及氨基酸序列，则2022年7月1日后提交的新申请须准备符合WIPO ST.26标准的序列表。

• 在获得上市许可前夕规划SPC申请事宜；协调专利与合规团队。

• 若项目使用机器学习/AI工具（涵盖数据溯源、可复现性、算法透明度），鉴于监管要求叠加，应制定AI尽职调查计划。

在当今时代，单个分子或算法的突破性发现便能创造数十亿欧元的价值，而专利始终是将科学成果转化为患者福祉与商业现实的战略性工具。

未来的发展将取决于企业的跨学科团队和法律策略：前者既要具备湿实验室的严谨性、又需拥有计算创意；后者则将专利视为市场准入和独占的一环，融入更广泛的法律生态中。

从业者若能基于合理性撰写稳健的专利说明书（在申请时提供法证级的公开披露，在撰写权利要求时顺应不断演进的EPO及各国判例法），同时实现全球协同，并主动与机构合作伙伴及监管方开展互动，不仅能在法律环境的剧变中生存下来，更将主导其发展方向。 
 

[1] GLP news: The new Italian Industrial Property Code: the main changes introduced, 2 August 2023, https://glp.eu/en/update/news/?id=271

[2] Divisionals: a strategic and powerful tool for improving and safeguarding your patent rights, GLP, https://glp.eu/en/resources/focus/glpoint/patents/divisionals-a-strategic-and-powerful-tool-for-improving-and-safeguarding-your-patent-rights.php

[3] AI and Patents——Innovative Turn or Risk to Innovation?, GLP

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