内容提要：
♦ 在德国，侵权诉讼与无效诉讼分属不同法院处理。原法律框架下，联邦专利法院审理无效诉讼耗时比地区法院处理侵权诉讼耗时更长，导致专利权人在专利有效性较弱的情况下，仍可在无效诉讼决定之前获得地区法院的初步禁令。新修订的德国《专利法》弥补了侵权诉讼判决和无效诉讼判决之间的时间差（即所谓的禁令缺口）。新修订的德国《专利法》要求联邦专利法院在收到专利无效诉状的六个月内出具初步意见。因此在侵权诉讼的口头审理时，通常已经有了该初步意见，从而使负责审理侵权诉讼的地区法院能够根据该意见决定是否中止侵权诉讼。这一新变化导致对专利有效性的分析审查比以往更加重要。
♦ 根据德国判例法，权利要求解释需结合说明书及法院判决，作为准确解释，这将直接影响侵权与有效性的判定；一旦对权利要求解释有误，则会带来重大风险。相比之下，欧洲专利局仅在权利要求不清楚时解释权利要求。由此也造成了德国地区法院和欧专局在判断上的差异，不过此种差异正在逐步缩小，因为欧专局在实践中逐渐与德国地区法院的实践保持一致。
♦ 权利人面对侵权时，可选择通过初步禁令或实质性诉讼程序获得救济。初步禁令虽快但须满足紧急性；不满足紧急性的条件时，可以通过实质性程序维权。权利人在此过程中需精心协调侵权与无效诉讼的论点和时间安排，以确保权益得到有效保护。
德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴之一，而中国也是德国在亚洲的主要经济合作伙伴。鉴于两国之间的紧密关系，中国公司在德国陷入知识产权纠纷的情形并不少见。本文旨在为中国公司在德国的诉讼提供策略实例，重点解析一审程序中的关键环节，并提出实用建议。
中国企业在德国面临的知识产权诉讼既包括主动出击起诉竞争对手，也包括被动应诉。然而，了解在不同案件中应采用何种策略并非易事。对于中国企业而言，即使已经在德国专利诉讼中积累了一定经验，也必须考虑到不断发展的最新动态。
例如，德国在几年前对其《专利法》进行了修订，以弥补所谓的“禁令缺口”等问题。德国的判例法也在不断演变。此外，统一专利法院（UPC）的引入为在欧盟各个国家的专利纠纷提供了替代选择，欧洲专利局（EPO）上诉委员会的判例法也在持续更新。因此，对于每个案件，都需要进行单独评估，是否使用仍在异议期内的专利进行诉讼更有利。
除了了解上述最新动态，在诉讼早期正确评估风险也很关键，这将决定相应的策略以及下一步行动。其中，尤为重要的是基于相关德国判例法对权利要求进行全面解释。此外，策略的选择还取决于是否要提起或已经提起初步禁令（PI）程序或实质性程序，潜在的败诉或胜诉成本也可能会影响诉讼策略的选择。
最后，选择正确的团队来处理专利纠纷的重要性也不容小觑。在德国，专利纠纷通常由专门的律师团队和专利律师团队分别处理。通常，律师专注于侵权诉讼，而专利律师则专注于专利有效性诉讼。
1.“禁令缺口”的弥合产生的影响
德国过去以对专利权人友好而著称，专利权人在初审判决中就可能会获得初步禁令，原因是德国采用双轨制，侵权诉讼和无效诉讼分别由不同法院审理。由于德国联邦专利法院审理无效诉讼往往需要比地区法院审理侵权诉讼多花费一年以上的时间，诉讼双方通常会经历从侵权初审判决到无效初审判决之间的时间差，即所谓的“禁令缺口”（injunction gap）。
因此，在无效诉讼的初审判决尚未宣布时，原告即有可能获得初步禁令。这意味着即使是法律有效性较弱的专利，也可以在无效诉讼的初审判决作出之前被临时执行。
德国《专利法》的修订弥合了该“禁令缺口”。修订后的《专利法》要求德国联邦专利法院应在专利权人收到无效诉讼通知后的六个月内发布初步非约束性意见（preliminary non-binding opinion）。尽管德国联邦专利法院并不总是能遵守这一期限，但在侵权诉讼的口头审理时通常已经有了该初步非约束性意见，从而使负责审理侵权诉讼的地区法院能够根据该意见决定是否中止侵权诉讼。
与之类似的是，欧洲专利局的异议部门在被告知当事人在缔约国有基于欧洲专利的专利诉讼后，也会尽量在异议提出的六个月内发布初步非约束性意见。
这些变化带来的主要影响是，如果诉讼基于未事先彻底审查有效性的专利，最初确定的策略可能会失效。过去，只有不到30%的专利在初审无效或异议程序中存活下来，这表明对专利有效性的深入分析至关重要。
因此，在德国诉讼中对专利有效性的彻底审查，比以往任何时候都更加重要。而对专利有效性进行评估，需要有对相关的德国判例法的深刻理解，以及在德国法院进行专利诉讼的丰富经验。
2. 权利要求解释的重要性
在德国专利诉讼中，要正确理解所主张的权利要求的有效性和侵权问题，对权利要求的解释至关重要。如果对权利要求的评估准备不充分，对权利要求的理解常常会在诉讼过程中变得完全不同。正确地解释权利要求并不能保证可以完全排除意外，但至少可以显著减少意外的发生。
德国的判例法在这一过程中起着重要作用。截至目前，德国是欧洲专利诉讼最多的国家，因此在解释权利要求时，必须应用大量已确立的判例法。
根据德国的判例法，即使权利要求的措辞看似非常明确，也必须进行解释。权利要求必须根据说明书进行解释，在这一过程中，必须同时考虑联邦法院的一些判决。
实践中，一方面，专利本身即是最权威的词典。仅阅读权利要求而不参考说明书的技术人员可能对某些技术术语有一定理解。然而，根据德国判例法，如果说明书在完全不同的上下文中使用这些术语，那么技术人员的这种理解可能并不正确。因此，仅考虑权利要求可能导致对有效性和侵权性的评估错误。
另一方面，专利审查历史通常不用于权利要求的解释。然而，在特殊情况下，例如专利在说明书中明确表示其旨在区分某些现有技术特征时，审查历史可能会发挥作用。
因此，德国的判例法可能导致专利的保护范围比预期的更窄，或者包含不同的内容，这对权利要求的有效性或侵权评估有重大影响。
德国的这种实践与欧洲专利局的做法形成了对比，后者仅在权利要求不明确时才对其进行解释。因此，存在一种风险，即地区法院可能采用不同于欧洲专利局的权利要求解释，导致地区法院认为基于其解释，权利要求被侵权但无效，而欧洲专利局基于其不同的解释维持专利有效。
欧洲专利局也认识到，在解释权利要求时不考虑说明书可能导致的问题。因此，目前有一个关于权利要求解释的请求已经提交至欧洲专利局扩大上诉委员会（案号为G1/24）。该请求询问在欧洲专利局的审查过程中，何时以及如何使用说明书和图示来解释权利要求，以评估专利的可专利性。
尽管目前尚未有定论，但欧洲专利局扩大上诉委员会的最新判例法显示，说明书在解释权利要求时被越来越多地使用。因此，欧洲专利局的做法与德国关于权利要求解释的判例法之间的差距至少正在缩小。
尽管统一专利法院的做法尚未明确，但其似乎遵循了与德国法院类似的方法。然而，目前尚无上诉法院作出提供明确指导的决定。
总之，不正确或不完整的权利要求解释可能给侵权和无效诉讼带来重大风险。这适用于诉讼双方，无论是原告还是被告。对于原告，可能导致非侵权裁定以及专利权的丧失；对于被告，可能导致对侵权风险的误判以及对专利无效可能性的高估。经验丰富的律师和专利律师团队通常可以对实际的风险进行评估，并在诉讼过程中降低风险。
3. 初步禁令或实质性诉讼程序的选择
a) 初步禁令程序
申请初步禁令（preliminary injunction）是企业在面临竞争对手的专利侵权行为时，一种快速有效地获得知识产权保护的手段。然而，对于被竞争对手起诉的企业来说，这也可能导致“最坏的情况”。
初步禁令的主要作用是迅速执行禁令救济，例如阻止侵权产品在贸易展上展示或被进口至德国。不过，初步禁令的作用并不局限于此。
申请初步禁令可以在紧急情况下提出，或与实质性诉讼并行。初步禁令获得批准的关键在于紧急性。例如，当侵权产品刚刚进入德国市场时，紧急性即成立。
根据德国判例法，提交初步禁令申请的时间限制通常为一个月，该期限自专利权人意识到可能的侵权之日起计算。专利权人在获取涉嫌侵权产品后，应立即进行全面检查，以评估是否存在侵权。这意味着所有必要的调查必须尽快展开，发现侵权后须毫不迟延地申请初步禁令。
此外，法院必须确信所涉及的专利或实用新型是有效且被侵权的。这意味着必须证明该专利有效和被侵权的情形成立的可能性大于不成立的可能性。
根据德国判例法，法院通常要求通过一审的对抗或无效诉讼确认这种确定性，以降低错误判决的风险。欧盟法院也强调，初步禁令只能适用于“法院认为有效且被侵权的专利”。根据欧盟法院的判例法，法院必须因此确信该专利有效且被侵权。因此，若未在无效或对抗诉讼中证明专利的有效性，则须在初步禁令程序中审查专利的有效性。
对专利或实用新型的有效性提出挑战时，需向法院提交先前技术及明确的论据，表明该专利或实用新型不具备有效性。
因此，获得实用新型的初步禁令较为困难，因其未经过审查，法院在判断有效性时面临较大的法律不确定性。唯一例外是，若有一项具有相同权利要求的平行专利申请已被认定为具有可专利性但尚未获得批准，则可以使用实用新型来节省时间。
此外，初步禁令申请人不仅需要证明所涉及的专利或实用新型的有效性，还必须证明其被侵权的可能性很大。为反对初步禁令申请，被告应向法院提供清晰、有力的论据，证明不存在侵权。值得注意的是，德国地区法院的法官在专利争议方面经验丰富，具备良好的技术理解能力。但他们通常只具备法律而非技术背景，因此建议当事人使用清晰的语言来解释复杂的技术问题。
在某些情况下，如果原告能够令人信服地解释侵权和有效性问题，并满足某些形式要求（如向涉嫌侵权者发送警告函），法院可以在未听取被告意见的情况下发布初步禁令（ex parte，单方禁令）。然而，这类特殊情况仅在侵权问题不复杂且知识产权的有效性已经得到证明，或被告在其他情况下已对申请人的主张作出回应时才会发生。
为了降低法院发布单方禁令的风险，被告可以向德国法院提交保护信。在保护信中，被告可以提出关于不侵权或专利无效的论据。该保护信将在一定时间内被保存在法院的可访问的登记册中。一旦原告提交了初步禁令请求，法院会检查被告是否对争议专利提交了保护信，并在后续程序中考虑该情况。也只有在这种情况下，原告才会收到关于保护信及相关论据的通知。
通常情况下，程序是双方参与的，包括口头听证或至少包括被告回应原告禁令申请的机会。被告可以就侵权、有效性以及紧急性等问题提交书面陈述。由于回应的期限通常非常紧迫，被告必须迅速采取行动以准备相关的辩护论点。通常，口头听证会在申请初步禁令后的几周内进行。
如果初步禁令是在未经口头听证的情况下发布的，被告可对此提出上诉。如果初步禁令是在经过口头听证后发布，则可在判决后一个月内提出上诉。在任何情况下，单纯在形式上提出上诉不可取。相反，应提交有充分依据的上诉，提出强有力的论据，为推翻一审判决增加机会。通常，只有在这种情况下，被告才能获得就上诉事项进行口头听证的早期传唤。
总之，除知识产权被侵权外，原告还必须满足紧急性和有效性的要求，才能确保有合理的可能性获得初步禁令。另一方面，被告若能证明原告未满足严格的紧急性、侵权或有效性要求，则有很大机会阻止初步禁令的下达。
b) 实质性程序
如前所述，紧急性是获得初步禁令的必要条件。如果无法满足此要求，则需通过实质性程序来执行知识产权。
侵权诉讼可以基于专利或实用新型，需向地区法院提起，并支付基于争议金额的法院费用。争议金额通常在25万欧元到数百万欧元之间，但上限为3000万欧元。相应的法院费用从数万欧元到数十万欧元不等。
原告支付法院费用后，侵权诉讼即会送达被告。如果被告公司在德国注册，送达过程会较快；如果被告公司位于德国或欧洲以外，送达可能需要一些时间，甚至长达几个月。因此，为加快诉讼程序，建议原告在提起诉讼时即支付法院费用，并起诉在德国设有公司或子公司的企业；如果起诉子公司，需确保其参与了侵权行为，如推广或销售侵权产品。
侵权诉讼送达后，地区法院通常要求被告在两周内就是否打算辩护等事项做出回应。该回应必须由德国律师提交。如果被告或其代表未在此期限内回应，法院将发布缺席判决。因此，强烈建议被告在短时间内找到经验丰富的律师事务所来处理案件。
被告声明要对抗侵权诉讼时，如果原告不在欧盟成员国居住，被告可以要求原告提供担保。担保通常涵盖法院费用、法定律师费以及包括专家意见等产生的其他费用，因为败诉方必须承担诉讼费用。为避免提供担保，侵权诉讼可以以德国或欧洲子公司的名义提起。为此，子公司必须有权使用该知识产权，这可以通过母公司和子公司之间的简单合同进行规定。
此外，如果被告希望对抗侵权诉讼，地区法院会为其设定提交答辩书的截止日期，通常为两个月，并可根据请求延长一到两个月。答辩书应涵盖各个方面，如起诉资格、非侵权论点、无效论点，以及涉及标准必要专利的FRAND等相关问题。
为了能够在专利被无效的情况下暂停侵权程序，被告应在答辩书截止日期前提起异议或无效诉讼。因此，除了寻找合适的律师外，还应尽早选择经验丰富的专利律师准备无效诉讼，并在诉讼初期协调无效论点与非侵权论点，这样可以显著提高成功对抗侵权诉讼的机会。
如前所述，在实质性程序中，权利要求解释是关键问题之一。被告可能面临一种情况，即在一种解释下专利不被侵权但有效，而在另一种解释下专利被侵权但无效。此时，需仔细选择论点，以免失去任何一种可能性，因为难以预测法院的最终裁定。在某些情况下，可能需要削弱非侵权论点以加强无效论点，或反之。这就需要律师和专利律师团队的密切合作。
被告提交答辩书后，原告有机会回应被告的陈述。法院通常设定两到三个月的期限，并可根据请求延长。被告随后有机会在法院设定的进一步期限内反驳原告的论点。在特殊情况下，双方可在庭审前提交进一步的书面陈述，且不受法院设定的期限限制。除非是在庭审前七天内提交，通常情况下这些陈述均不会被地区法院忽视。
双方的专家意见可以随时与书面陈述一起提交。然而，一般而言，不建议原告提交此种侵权专家意见，因为这可能给人一种侵权论点不明确、牵强附会的印象。
无效诉讼或异议程序与侵权程序同时进行。无效诉讼或异议通常用于质疑专利存在以下几方面的问题，包括：缺乏实施性、增加事项、缺乏新颖性和缺乏创造性。强烈建议在无效诉讼中明确且准确地提出所有论点，因为通常这是反对方在初步非约束性意见前提出论点的唯一机会。
如果争议专利仍在异议期内，可选择通过异议或无效诉讼来挑战该专利。需要了解的是，异议程序在异议期结束前不会启动；换言之，如果专利刚获得授权，异议程序可能需要在九个月后才能启动。另一种选择是向联邦专利法院提起无效诉讼，一旦支付法院费用并送达诉讼，无效程序便会启动。然而，同时提起异议时，无效程序会暂停。无效程序中的口头听证会只能在异议程序结束后进行。
还需注意的是，欧洲专利局对于缺乏实施性和增加事项的处理比德国联邦专利法院更严格。因此，如果争议专利存在明显的实施性和增加事项问题，提起异议可能是更好的选择，即使在异议程序开始前可能会损失几个月时间。
如同侵权诉讼，提起无效诉讼也需支付法院费用，按争议金额计算。如果无效原告不在欧洲居住，无效被告也可要求担保。为避免提供担保，如果侵权被告不在欧洲居住，无效诉讼可由其设在德国或欧洲的子公司提起。同样，败诉方必须承担法院费用和对方的法定律师费。
需要注意的是，在欧洲专利局的异议程序中，仅需支付约1000欧元的法院费用。此外，胜诉方的费用不会得到补偿，只有在特殊情况下，一方才需承担某些诉讼费用。
一旦提交无效诉讼或异议并支付法院费用，联邦专利法院或欧洲专利局的异议部门将送达诉讼，这需要数周时间。因此，建议无效原告在提起无效诉讼时立即支付法院费用。如果支付延迟几周甚至几个月，侵权法院可能会认为被告没有意愿加快诉讼程序。因此，侵权法院可能不愿意因为专利可能无效而暂停侵权诉讼。
无效诉讼或异议送达后，无效被告/专利权人需在规定期限内回应诉讼，时间通常为两个月，延长期限的情况非常罕见。因此，专利权人必须立即制定保护其专利的策略；即使对已授权的、只存在轻微风险的专利的权利要求来说，也建议专利权人在答辩书中提交辅助请求，以消除无效原告提出的某些异议。如果初步非约束性意见对至少一个辅助请求是积极的，并且这些辅助请求仍被侵权，则侵权程序仍可继续进行。
侵权程序中的口头听证会通常在诉状送达后的10到15个月进行，决定将在听证会后的几周内宣布。联邦专利法院或欧洲专利局的初步非约束性意见通常也在此时发布。
即使初步非约束性意见未在口头听证会前发布，地区法院也会在其判决中考虑该意见。地区法院会与联邦专利法院就联邦专利法院的初步非约束性意见保持联系，必要时地区法院可调整其决定的宣布。如果初步非约束性意见在口头听证会后发布，且包含听证会中未考虑的相关方面，地区法院可安排另一次听证会，让双方有机会就其发表意见。
总之，实质性程序的一个关键方面是协调侵权和无效程序中的论点，以及无效或异议程序的时间安排。侵权原告必须在侵权和有效性上都获胜，因此，应事先仔细选择专利，以确保其在无效或异议程序中至少有修改后的权利要求存活。侵权被告似乎处于有利地位，但为了避免一审初步禁令，至少一个辩护必须百分之百成功。这需要在两种程序中仔细协调论点，及时准备有说服力的非侵权和无效论点。经验丰富的律师和专利律师可以为双方的成功做出重大贡献。
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来源：知产观察家微信公号
编辑：张万
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