也谈“社会公众的利益”——兼议“第39166号无效审查决定”张荣彦发表,[专利]文章 |
问题的提出
无效程序中的权利要求修改问题，多年来一直是业内讨论的一个热点。该问题既关乎专利权人的权益，又涉及社会公众的利益，笔者对此一直也予以关注。二十多年前，笔者在专利复审委员会工作期间，复审委员会内部对该问题就存在两种不同观点：
一种观点认为，专利授权后的权利要求具有公示作用，不能朝令夕改。为了维持该公示的稳定性、维护社会公众的利益，应当限制权利人在无效程序中对权利要求的修改，即现今《专利审查指南》中的观点。
另一种观点则基于“法无禁止皆可为，法无授权不可为”的理念，依照《专利法》第三十三条及《专利法实施细则》（2010）第六十九条第一款的规定，认为在无效程序中，专利权人对权利要求的修改只要“不超出原说明书和权利要求书记载的范围”并且“未扩大原保护范围”，都具有合法性。国家知识产权局制订的《专利审查指南》属于部门规章，其职能仅限于对《专利法》及《专利法实施细则》进行“解释”，而不能改变其“法律原则”。《专利审查指南》对无效程序中权利要求修改所附加的“修改原则”（“一般不得增加未包含在原权利要求书中的技术特征”），并非对《专利法实施细则》第六十九条第一款的“解释”，而是对其（不得“扩大原保护范围”）的进一步“限缩”。这种“限缩”不在法律授权范围内，“法无授权不可为”。
笔者持后一种观点。
按照《专利审查指南》所制订的上述“审查原则”，专利权人在无效程序中将说明书的内容引入权利要求中，符合《专利法实施细则》的规定却不符合《专利审查指南》的规定；而“一般不得增加未包含在原权利要求书中的技术特征”中“一般”一语的存在，又增加了其含义的不确定性。
实践中遇到权利要求中引入“说明书中的新技术特征”的情况，审案人员便按照自己的理解做出判断和处理，而且无论是否允许“引入”都可以从《专利审查指南》中找到依据。上述状况无论在行政审查程序中还是行政诉讼程序中均存在。例如：
案例1 针对专利号为03139760.3的授权专利，在专利复审委员会第24591号无效宣告请求审查决定中，合议组认为：专利权人修改的具体化合物，其制备、确认以及用途和使用效果在说明书中已经清楚、完整地予以公开，并在原权利要求的保护范围之内。《专利审查指南》虽然强调了“一般限于”的修改方式，但并未排除存在其他修改方式的可能性；再一方面，如果允许此种修改，则能够更充分体现专利制度鼓励发明创造的立法本意。故合议组接受了此种基于说明书内容对权利要求做进一步限定的修改。
案例2 针对专利号为03150996.7的授权专利，专利权人在无效宣告请求阶段按照说明书记载的内容，将权利要求1中的“1：10－30”的比例范围修改成了“1：30”。在无效审查程序中，专利复审委员会合议组依据《专利审查指南》的上述规定，不认可专利权人的修改；但在该案的行政诉讼程序中，最高人民法院（2011）知行字第17号判决书却认为：将权利要求修改为1：30，既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，也未扩大原专利的保护范围。故法院接受了专利权人基于说明书内容对权利要求做进一步限定的修改。
案例3 在（2019）最高法知行终19号判决书中，最高人民法院对无效程序中权利要求“修改原则”的解释是：“无效宣告程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式做出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。”
由此可见，对于如何理解和执行《专利审查指南》中关于在无效程序中将说明书内容写入权利要求中的相关规定，目前业内仍存在争议。
近日，笔者查阅到一份最高人民法院公开的行政判决书——（2021）最高法知行终606号。该案也涉及无效程序中将说明书中的内容写入权利要求中的问题。该案涉及专利号为L201380035675.3、名称为“4-[5-(吡啶-4-基)-1H-1，2，4-三唑-3-基]吡啶-2-腈的多晶型及其制造方法”的发明专利，专利权人为株式会社富士药品。2018年2月11日，一无效请求人针对该专利提出无效宣告请求。2019年3月1日，专利复审委员会作出第39166号无效审查决定。
该案经历了无效审查、行政一审、最高法行政二审的全过程，其中所涉及的部分内容，尤其是行政一、二审中判决书所陈述的理由，引起了笔者的思考。本文拟结合该案的审查/判决结论陈述笔者对相关法律问题的理解。
本案无效程序中权利要求的“修改”与“审查”
专利权人的“修改”
本案中，专利权人针对无效请求人所提供的证据，对原权利要求1进行了修改，即在权利要求1中加入了“其粉末X射线衍射光谱为图1所示图形”这一技术特征。由于该特征并未出现在原权利要求书中，故无效请求人认为权利要求1的修改不符合《专利审查指南》制订的修改原则。专利权人则认为，该修改符合《专利法实施细则》及《专利审查指南》的相关规定，并提交了两份反证作为依据。
对于权利要求1的修改，双方当事人争执的要点是该修改是否符合《专利审查指南》的相关规定。但在笔者看来，该案中专利权人所作的修改不仅涉及“内容”是否符合《专利审查指南》规定的问题，更重要的是其修改“用语”不具备合法性。
《专利法实施细则》（2010）第十九条明确规定，权利要求中“除绝对必要的外，不得使用‘如说明书……部分所述’或者‘如图……所示’的用语”。说明书附图虽然属于一种工程语言，但在未作具体文字说明的情况下，其内容一般具有不确定性，无法明确限定专利的保护范围。《专利法实施细则》的上述规定显然是为了确保权利要求的“清楚”，这是专利获得授权的一个必要条件。
该案中，专利权人将“其粉末X射线衍射光谱为图1所示图形”这一特征加入权利要求1中，如果不属于“绝对必要”的情况，将不符合《专利法实施细则》第十九条的上述规定，不具备合法性。该修改文本即使在该无效程序中被接受，日后也会因此而导致专利权被无效。
合议组的“审查”
针对专利权人的上述修改，合议组直接采用《专利审查指南》的规定对其“内容”进行审理，而未依据《专利法实施细则》第十九条的上述规定对其“用语”的“合法性”进行审查。
对于专利权人所提交的修改文本，合议组给出的结论是：“依据《专利审查指南》的有关规定……权利要求书的修改不符合相关规定，不予接受。以本专利的授权公告文本作为审查基础。”
本案一审判决解析
本案中，专利权人对专利复审委员会的审查决定不服，提起行政诉讼。经审理，一审法院维持了专利复审委员会的决定，并进一步陈述了《专利审查指南》上述规定的合法性及合理性，就《专利法》框架下如何平衡专利权人与社会公众之间的利益作了具体论述，其中包括以下两个要点[1]：
1.“《专利审查指南》在修改方式上禁止引入说明书内容的做法符合专利法的价值追求”。
2.依据《专利审查指南》规定的审查原则，“社会公众至少可以确定专利权人使用的技术特征只能是权利要求中已记载的技术特征，而不包括仅记载在说明书中的技术特征，有利于对社会公众利益的维护”；“修改内容既可以来源于权利要求书，亦可以来源于说明书这一做法过分保护了专利权人利益，而忽视了公众利益，显然并非专利法平衡专利权人利益与公众利益的价值所在”；对“修改方式的相关限制可以使社会公众对于权利要求修改后的最终状态具有相对稳定的预期”；“如果完全从社会公众的合理且稳定的预期角度出发，最理想的作法当然是不允许专利权人在无效程序中修改权利要求”。
以上内容涉及“专利法的价值追求”“专利权人的权益”“社会公众利益”三个重要概念，笔者拟就此谈几点看法。
专利法的价值追求
《专利法》第一条规定：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制订本法。”
据此，笔者认为制订《专利法》的目的并非“保护社会公众利益”，亦非“平衡专利权人利益与公众利益”，而是“保护专利权人的合法权益”。即在保护专利权人的合法权益的基础上兼顾社会公众的利益；
“专利法的价值追求”并非“平衡专利权人利益与公众利益”，而是“提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”。
忽视专利权人的合法权益而片面强调社会公众的利益显然有违《专利法》的立法宗旨。
专利权人的权益
根据专利法的规定，一项专利申请被提出后，对其专利文件进行修改是专利权人的权利之一。
《专利法》第三十三条规定：专利申请提交后，专利权人有权对其权利要求进行修改，但修改不得“超出原说明书和权利要求的范围”。
然而，当一项专利被授权后，其专利的保护范围以权利要求书的形式向社会公示，社会公众便以此来规范自身的行为。凡未落入该权利要求范围内的行为，都具有合法性。故在无效程序中，如果专利权人仅仅依照《专利法》第三十三条的规定行使其修改权，虽然其修改“未超出原说明书和权利要求的范围”，但其修改后的专利保护范围有可能超出原公示的保护范围，从而使某些在先行使的合法行为变为违法，显然有失常理。
为此，《专利法实施细则》（2010）第六十九条针对无效程序中权利要求的修改又作了进一步规定，即“专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围”。专利权人在该前提下对权利要求所做的修改，能够维持原保护范围的稳定性，从而也维护了社会公众的在先利益。故《专利法实施细则》的上述规定，实际上是以专利权人放弃其部分修改权为代价维护了社会公众的在先利益，由此实现了两者间的利益平衡。
社会公众的利益
“社会公众”这一概念由不同的群体和个人构成。一项专利权的授予及其保护范围的改变，对社会公众中不同群体利益的影响并不相同。例如，对于社会公众中大多数成员来说，如果一项专利与其自身利益没有直接关系，可能不会予以关注；但对于那些与该专利存在利益冲突的社会群体（例如同行业竞争者）来说，一项专利权的授予及其保护范围的改变，对其利益却有可能带来影响。进一步细分，该群体中还可能存在两类人群：
第一类（下称甲）系相关行业的技术创新者。在一项专利申请被授权后，甲会以该专利技术为创新的起点，开发其新技术，同时以该专利授权时的权利要求为界避开其保护范围。当该专利进入无效程序时，专利权人对权利要求的修改自然会引起甲的关注。但对于甲来说，只要权利要求的修改“未扩大原保护范围”，便不会对其在先行为带来影响，即无损其在先利益；如果专利权人在权利要求中加入了新的技术特征（包括来自说明书中的技术特征），将导致专利保护范围的缩小，该结果非但不影响甲的在先行为，反倒增强了甲行为的安全性，或拓展了甲的技术开发的空间。故《专利法实施细则》的上述规定足以维护甲的合法权益。
第二类（下称乙）本身不具有研发能力，但善于合法利用他人的发明创造。例如，该专利被授权后，乙认为其权利要求1的保护范围过大，而且其说明书中的最佳实施例虽然在其权利要求1的保护范围内，但其全部技术特征并未被写入权利要求书中，即权利要求书中并未对该实施例予以专门保护。利用专利权人的撰写失误，乙实施了所述的技术方案。为了使其行为合法化，乙会对该专利提出无效宣告请求。无效程序中，乙会以其掌握的现有技术为证据，以不具备创造性为由请求宣告该专利权无效。针对乙所提供的现有技术，专利权人需对权利要求进行修改，缩小其保护范围。按照《专利法》第三十三条及《专利法实施细则》的上述规定，其修改只要未超出原始公开的内容并未扩大原保护范围，就应当被接受。
对于权利要求的修改，乙为了将该专利无效掉，其基于所掌握的证据，“最理想的作法当然是不允许专利权人在无效程序中修改权利要求”；即使该专利被允许修改,乙也希望尽量限制专利权人的修改权限。具体说，明确规定“不得将说明书中的内容补入权利要求中”，从而使专利权人无法将专利说明书中的最佳实施例纳入权利要求中，从而使乙“对于权利要求修改后的最终状态具有相对稳定的预期”，确保其实施行为的合法性。
由此不难看出，无效程序中专利权人对权利要求所做的修改，对于社会公众中不同群体利益的影响并不相同。甲和乙虽然都属于社会公众，但其追求的利益都是自身的利益，均代表不了社会公众利益。虽然两者的行为都具有合法性，但是对于促进技术进步而言，两者所起的作用却有所不同。乙的行为至少不值得提倡。
本案中，一审判决所述的“公众利益”实为社会公众中部分群体（乙）的利益；《专利审查指南》中“不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征”这一规定，其所维护的利益只是社会公众中一部分人（乙）的利益。为了维护乙的利益（避免侵犯专利权）而限缩专利权人的合法修改权，对专利权人来说既不公平，也不符合《专利法》的价值取向。
再者，请求人作为无效证据的“现有技术”本可以在授权前被发现，其属于审查员的“漏检”（受主客观条件限制，“漏检”在所难免）。授权后权利要求书中所存在的缺陷固然与专利权人的撰写失误有关，但与审查员的“漏检”也不无关系。试想如果该现有技术不被“漏检”，在专利授权前申请人即可依据该现有技术对权利要求做出修正，也不会导致乙据此对其提出无效请求。
无效程序作为实审程序的继续，专利权人利用该程序对授权后的权利要求进行修改，例如合法地将说明书中的有关内容补入权利要求中，相当于在行使自身合法权利的同时又弥补了专利授权前审查机关的审查漏洞。
正如前述（2019）最高法知行终19号判决书中所述，“对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚”，有违“两大法律标准的立法目的”。况且该修改并非完全由“专利权人权利要求撰写不当”而引起。
故笔者认为该案一审判决中所称的“修改内容既可以来源于权利要求书，亦可以来源于说明书这一做法过分保护了专利权人利益，而忽视了公众利益”这一结论，应当修正为“过分保护了部分公众的利益，而忽视了专利权人的合法利益”；
笔者同时认为：
无效请求人虽然属于“社会公众”中的一部分，但在无效程序中其追求的利益只是其自身的利益或者其群体的利益，并非“社会公众利益”。“社会公众的利益”应当是“全社会共同追求的利益”。
就科学技术领域而言，《专利法》第一条所称的“促进科学技术进步和经济社会发展”才是“全社会共同追求的利益”，而“保护专利权人的合法权益”又是实现“促进科学技术进步”的手段。就此而言,维护专利权人的权益就是维护社会公众的利益。
就“群体”而言，群体甲的行为不仅具有合法性，而且有利于“促进科学技术进步”，符合《专利法》的立法宗旨，其利益值得维护；
群体乙的行为固然具有合法性，但与“鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨并不一致。与甲相比，乙的行为不值得鼓励，更不值得维护。
无效案件的背后多存在专利侵权纠纷。无效请求人（例如乙）多为专利侵权纠纷中的被告。尊重专利权人权利的群体（例如甲）循规蹈矩，往往会主动避开专利侵权，也就很少作为无效请求人出现。由于无效程序中站在专利权人对立面的“社会公众”往往是乙，故合议组听到的“社会公众”的意见也多是乙的意见。笔者猜想，这或许是造成人们将乙的利益误认为“社会公众利益”的一个原因。
从以上分析不难看出，“过分强调社会公众利益而忽视专利权人权益”的价值追求，并不符合《专利法》的立法宗旨；将“无效请求人视为社会公众利益的代表”，也是一种误解。上述两者正是导致《专利审查指南》作出上述规定的原因。在该理念的指导下，专利案件的审理工作也难免受到影响。
据业内实务人员称，近年来，在一些案件中专利复审委员会将无效请求人的意见误认为“社会公众”的意见，甚至将无效请求人视为“本领域的技术人员”的化身。笔者认为这与对“社会公众”的误解不无关系。
《专利法》第一条确立了维护专利权人权益的立法宗旨。《专利法》第三十三条及《专利法实施细则》第六十九条则确立了专利权人“修改权利要求”的权利，它们是专利法中的“两大法律标准”。
《专利审查指南》的规定以及行政（司法）机关审查（判）工作都应当遵循该标准，不得更改或超越。
本案二审判决解析
针对涉案专利的权利要求在修改中引入说明书中的技术特征的问题，二审法院表达了以下观点[2]：
本案中，“在权利要求1中加入限定‘其粉末X射线衍射光谱为图1所示图形’。虽然从形式上看，授权公告文本的权利要求1仅限定了本专利的结晶化合物在衍射角2θ为特定值附近具有特征性峰，而图1所示X射线衍射光谱图还示出了其他信息。但从实质上看，因X射线衍射光谱通常采用特征峰规则，即选取前四强或者若干强峰位移数值对晶体结构进行定性表征，如定量比较，需采用两个晶体全谱在同一衍射条件下进行进一步定量对比，而图1并没有给出峰位移和峰强度的数值信息。在定量数值并不明确的情况下，即使引入说明书图1的内容，本领域技术人员也仅能结合文字记载从图1中确定原权利要求1所限定的五个特征峰属于前五强峰，无法进一步得出其他明确的技术信息。即，修改后的权利要求1所要求保护的晶体依然由五个特征峰位移值所限定。故，是否接受修改文本并不影响对本专利新颖性的判断，被诉决定以本专利授权公告文本作为审查基础并无不当”。
据此二审法院驳回上诉，维持原判。
值得注意的是，二审判决书中并未提及专利复审委员会合议组认定“提交的权利要求书的修改不符合相关规定，不予接受”的审查结论，也未对一审法院所阐述的理由和观点作任何评述，而仅针对“本专利的授权公告文本作为审查基础”是否合法的问题作出了认定。合议庭从专业角度对该修改所导致的结果进行分析，认为虽然从“形式”上看修改文本与授权公告文本有所不同，但是从“实质”上看，该修改所导致的后果本质上与原公告文本相同，故作出“被诉决定以本专利授权公告文本作为审查基础并无不当”的结论。这种处理方式既回避了各方当事人争议不清的问题，又表示了对专利复审委员会处理结果的认可。
对此，笔者有以下几点感触：
第一，该案中，二审法院并未针对一审法院所陈述的理由作具体评述，而是另辟蹊径，以新的理由为依据作出“被诉决定以本专利授权公告文本作为审查基础并无不当”的判决。这意味着二审法院对一审法院的所述观点持保留态度。
第二，从前文引述的案例中不难看出，最高人民法院对于无效程序中权利要求修改问题所持的基本态度显然有别于本案一审判决书中的观点。鉴于《专利审查指南》中的相关规定并不明确、实践中尚存在争议，而该案的案情特殊，采用其他理由同样可以解决本案所存在的争议，并给出一个公正合法的结论。在此背景下，二审判决既未违背最高法在先确定的原则，又支持了原审“以本专利授权公告文本作为审查基础”的审查决定，可谓一举两得。
笔者以为，“理由”与“结论”相比，公正的结论更为重要。该案中，最高法基于特定案情，采用一个合法的理由对当事人所争议的问题作出了公正的判决，更符合程序节约的原则。
笔者由此也想起，欧洲专利局培训老师曾传授的一种审查经验：在审案时，如果对比文件既涉及“新颖性”又涉及“创造性”，而评述不具备“新颖性”的理由不够充分时，最好暂且承认其“新颖性”的存在，而对其“创造性”进行评述，即采用“退一步”的方式进行处理。笔者认为，本案中二审法院的处理方式也符合上述原则。
第三，如文首所述，该案中专利权人对权利要求1所作的修改，除了涉及是否符合《专利审查指南》有关规定的问题，还涉嫌是否违反《专利法实施细则》第六十九条规定的问题。就审查顺序而言，后者应当是合议组优先审查的内容。
笔者认为在该案的无效宣告程序中，合议组首先依据《专利法实施细则》第六十九条的规定审查该案“将附图引入权利要求中”是否“绝对必要”的问题时，如果专利权人不能充分阐明其理由，有可能放弃其修改。在对权利要求1不进行修改的情况下，专利权人有可能不再坚持其行政诉讼，从而免除后续程序所带来的诉累。
国外的规定
本案二审判决公开后，在业内引起不小的反响。笔者阅读网络上发表的有关文章时，发现有读者留言表示希望了解国外对权利要求修改的相关规定。对此，笔者未做专门研究，但可将“道听途说”的点滴信息提供如下：
1.早在1990年代，笔者就曾听在日本从事专利代理工作的朋友说过，根据日本专利法，授权后的“订正程序”中允许专利权人依据说明书对其权利要求进行修改。条件所限笔者未做查证。
2.微信公众号“知识产权家”于2017年11月发表的署名米开拉·莫迪亚罗（Micaela Modiano）的《欧洲专利局发布新专利权利要求修改审查指南》一文中称：
“欧洲专利局最近发布了新版《审查指南》，该指南将于今年（2017年）11月1日正式生效……新指南还有一个值得关注的修改是关于将附加技术特征纳入权利要求的规定。该部分指出，在权利要求中增加技术特征是允许的，只要修改后技术特征的组合（而不是单独每一个技术特征）明确且无歧义地在原申请中公开……根据新指南，原申请中的这种公开可以是明确的或者隐含的，但必须呈现于原申请中。”
以上两条信息仅供读者参考和进一步查证。
参考文献：
[1] 参见（2021）最高法知行终606号行政判决书。
[2] 参见（2021）最高法知行终606号行政判决书。
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作者：张荣彦
编辑：赵迪
审校：其华
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